一、基本信息
二、案情说明
1.案由简介
2016年6月22日,甲方以在注册申请日之前公开的“便携式风扇”设计图纸为证据请求乙方的外观设计注册无效,特许审判院在2017年1月6日发布的第2916-1588号决定中认为乙方的外观设计专利没有丧失新颖性。甲方不服该判决,并向特许法院提起上诉。特许法院维持外观设计专利有效,驳回原告请求。
2.争议焦点
本案争议焦点在于涉案外观设计专利是否丧失新颖性,具体涉及,当原始权利人属于能够享有新颖性宽限期的情况下,权利被转让后,在后权利人是否能够继续享有该新颖性宽限期。
3.决定要点
根据韩国《工业品外观设计保护法》(2016年修正)第33条关于外观设计注册条件的规定:①作为可以在工业上使用的外观设计,可以对该外观设计获得注册;第36条关于丧失新颖性例外的规定:①外观设计在申请注册之前,已在国内外发行的出版物上发表或通过网络向公众公开。该外观设计属于本条第1项及第2项规定的情况,自该日起六个月内申请注册的外观设计,适用同条第1项及第2项规定时,不视为属于第一项规定的范围。②希望适用第1项的人,在下列情况之一时,应提交设计文件:书面声明及其副本,另外,用于证明的文件必须提交给韩国特许厅或特许审判院。
涉案外观设计专利的原权利人为东莞某科技公司,本案第三人(乙方)于2016年3月8日获得该外观设计专利的转让,现为涉案外观设计专利权人。
涉案外观设计于2015年7月2日在中国申请注册,虽然其在2015年6月15日被原权利人在中国淘宝店的商品详情页面上展示,如下图所示,但是其满足韩国《工业品外观设计保护法》(2016年修正)规定的首次公布后6个月内提交申请的条件。
涉案外观设计于2016年1月18日向韩国申请注册,并于2016年3月8日注册成功,第三人(乙方)在无效阶段提交了证明丧失新颖性例外的文件以及中国淘宝店能够证明首次公开时间的交易快照。
特许法院最终判定本涉案外观设计专利满足《工业品外观设计保护法》(2016年修正)规定的未丧失新颖性条件,本案不存在原告主张的无效事由,也没有其他认定附加证据。驳回原告要求撤销本案审判决的请求,维持原判。
三、案例分析及建议
上述案例涉及了韩国《工业品外观设计保护法》(2016年修正)中关于不丧失新颖性特例的条款,在中国《专利法》中也有类似的规定,但是二者存在明显区别,相关规定具体情况如下:
备注:在韩国现行《外观设计保护法》(2022年修正)中,宽限期已从6个月变更为12个月。
对于我国有意赴韩开展电商相关业务的企业来说,在韩国进行企业自身的专利布局十分重要,例如与电商密切相关的外观设计专利等。而韩国针对知识产权的相关法律法规与中国的存在区别,如本案中关于外观设计专利的不丧失新颖性的规定,因此,对我国企业来说,充分了解韩国相关法律法规细节,往往能起到事半功倍的效果。当中国企业申请关于外观设计的专利时,如遇到如本案所述的公开时间早于申请日的问题,虽然在中国可能已经因为丧失新颖性导致无法申请,但是在韩国可能还能有挽救的机会。
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