研发过程中如何进行专利风险防控
发布时间：2025-04-17 点击：5
大家都知道，专利是知识产权保护的一种重要方式，在研发过程中，回避设计可以帮助研发人员及时了解已有专利的技术特点和技术路线，设计一种不同于受专利法保护的他人专利的新方案，从而规避专利风险和技术风险。
因此，在研发过程中牢记专利侵权问题，并用回避设计的策略来进行处理和预防，是非常必要的。
知识产权风险的防范和应对实际上是一个非常广泛的概念，不但内容涉及面广，而且对于单个企业来说，也需针对其特定状况为其设计出一套完整的知识产权战略，所以，知识产权风险的防范和应对是个很复杂的工程。甚至单就研发阶段而言，也可以分门别类地整理出诸多需要防范和控制的知识产权风险。笔者在此仅呼应上文实例中所揭示的三类知识产权风险，并在此基础上提出可资借鉴的应对措施和防范建议。
(一)通过仔细的知识产权检索分析排除研发的风险
研发方向的选择和确定至关重要，企业在决心围绕某一技术领域开展技术研发活动前，应当通过地毯式的专利检索以识别出竞争对手围绕此领域已经申请或正在申请的专利，一方面可以借此关注竞争对手的研发现状和趋势，另一方面可以有效避开竞争对手已布局的专利的技术雷区，从而另辟蹊径，围绕新的领域进行探索和研发，避免无效性地重复研发。当然在此过程中，如果企业发现竞争对手已布局的专利严重阻碍其研发活动，不可避免地要使用到竞争对手的专利技术，那么企业应当在专业人员的帮助下，仔细分析该专利技术。如果该专利技术不符合《专利法》所规定的专利授权条件，就积极向国家知识产权局专利复审委请求宣告专利无效;当然，如果该专利足够稳定，那么企业就不得不向竞争对手通过谈判的方式得到实施该专利的许可。
在确定研发方向并实质性开展研发活动后，企业也应当关注自己研发成果的知识产权保护，并根据研发成果的特点选择适宜的知识产权种类予以保护。如果技术具有较强的价值和较大的开发难度，难以为行业内竞争对手所攻克，建议采用商业秘密的方式予以保护，相反，如果技术壁垒并不高，行业内其他竞争对手在一定时间内亦可以研发出该类成果，则考虑用专利技术来保护。通过先行向国家知识产权局申请专利的方式占领该技术领域，即便竞争对手开发出该类成果，也不能使用该专有技术。此外，企业在申请专利的过程中，要注意全面准备申请材料、及时缴费，以妥善地完成专利申请工作。当然，如果企业的目标市场包括其他国家或地区，则应当将适合申请专利的研发成果尽快在目标市场所在国家申请专利，以防止产品在进入目标国家市场时，遭遇到该国家专利权人控告侵权的威胁。
为直观地把控研发阶段的专利风险，下表总结了常见的风险及其应对措施：
研发阶段除防范专利和商业秘密的风险外，还涉及著作权和商标的相应风险排除。同一研发成果有时需要使用不同的知识产权类型来交叉保护，如计算机软件的保护就可能同时涉及方法专利和著作权，在申请专利后，还应尽早就软件本身提交著作权登记，以证明开发完成的时间和推定企业就源代码享有著作权。此外，对于商标，为防止其后在推广研发产品时使用与他人相同或近似的商标，首先围绕商标也应该从事一轮检索，以识别出冲突的在先注册商标。如果企业在研发起初就已确定研发产品拟使用的商标，应当尽快就该商标提请注册，以防他人抢注或在先注册。如果企业执意想使用他人已注册的在先商标，可通过收购该商标、请求商标权人许可、与商标权人合作共同推广产品等方式实现目的，甚至在极端情形下，也可通过对该商标向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的请求，或者向国家商标局以“连续三年不使用”为由撤销该商标，从而消除他人在先注册的障碍。
(二)通过签订协议的控制方式防止离职员工带走企业的研发成果
大量的离职员工带走企业研发成果的实际案例倒逼企业在员工入职之初直到离职，都要防范员工带走企业的研发成果，具体可体现在以下方面：第一，在与员工签订《聘用合同》时，需将员工在完成工作任务或履行本职工作过程中所创造的知识产权权属做出约定，即明确约定其工作成果归属于企业;第二，在入职期间不断对员工展开培训，让其了解企业的保密政策、知识产权归属原则以及所采取的相应保密措施等，让员工始终知悉企业要求员工负有保密义务的范围，更谨慎的企业甚至将员工遵守企业的保密政策情况纳入员工绩效考核的考量因素，督促其遵守公司的规定;第三，对企业的商业秘密采取按需知密的政策，界定不同层次的员工需要知悉的商业秘密种类和内容，采取相应技术措施和权限设置进一步巩固这一政策;第四，通过与员工签订《保密协议》的方式要求员工即便是在离职后，也应当遵守企业的政策，对其在工作期间知悉的商业秘密负有保密义务，并可通过签订《竞业禁止协议》的方式在一定时限和地域范围内限制离职员工前往竞争对手处工作，进一步避免企业商业秘密的泄露。
值得一提的是，即便是离职员工泄露前雇主商业秘密的实例时有发生，但《保密协议》和《竞业禁止协议》在实践中发挥了相对令人满意的效果，其组合使用的方式也在为越来越多的企业所采纳和实行。须提及的是，根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称“《劳动合同法》”)的规定，与离职员工签订《竞业禁止协议》后，应当对离职员工进行经济补偿，以弥补其不能在本专业领域内工作的损失。对此，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(四)》第六条规定：“当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制，但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务，要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济补偿的，人民法院应予支持。前款规定的月平均工资的30%低于劳动合同履行地最低工资标准的，按照劳动合同履行地最低工资标准支付。”此外，根据《劳动合同法》的规定，竞业禁止协议的限制期限不得超过两年。
(三)与合作伙伴对研发成果的归属做出明确的书面约定，并在履约过程中审慎地维护自己的权利
如前文所述，合作研发过程中就研发成果的归属产生争议的实例比比皆是，这就要求企业在开展研发活动之初，就与合作伙伴通过书面约定的方式对研发成果的归属做出安排。在设计研发成果归属条款时，须考虑到在争议发生后，双方往往怠于继续履行合同，甚至会解除或终止合同，因此必须将合同解除、终止或因其他原因失效时，研发成果归属条款是否继续有效的问题一并做出约定。与保密条款在合同解除或终止后继续有效一样，司法实践中法院也会承认双方做出的合同终止或解除后权属条款继续有效的约定。在复杂的合作研发过程中，可能会在主合同之外，另行签订补充协议，或者单就某项开发出的成果单独做出约定，此时一定要注意主合同与补充协议或单独约定的权属条款之间是否抵触的问题，以免在解释上产生歧义。此外，企业在履约过程中，一定要重视采取合理的保密措施对合作方在合作研发过程中知悉的商业秘密进行保护，以免在其后的纠纷中被对方质疑没有采取保密措施等。
合作研发过程中尤值一提的是，合作双方有时会约定对合作开发的成果共同享有权利，而这也是最易产生争议之处。大部分合作双方在做出共同享有权利的约定后，往往不会对行使权利的方式做出详细规定，导致在其后利用合作研发成果的过程中各执一词。根据《著作权法》和《专利法》的相关规定，著作权或专利权为共有的，任一共有方均有权就合作作品或共有专利对外许可，许可所产生的收益应在共有人之间分配，但不得未经共有人同意擅自转让。
尤其是《著作权法》与《专利法》不同，《专利法》将共有人对外许可的方式限制为普通许可，但《著作权法》并未做出同样的限定，因而可能会导致一方共有人将合作作品对外独占许可后，另一方共有人丧失对外许可权利的情形，这在司法实践中已有体现。因此，在涉及合作研发成果由合作双方共有时，企业应就共有权的行使方式做出约定，并在合作方违约时，寻求合同法上的救济。
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知识产权风险的防范和应对实际上是一个非常广泛的概念，不但内容涉及面广，而且对于单个企业来说，也需针对其特定状况为其设计出一套完整的知识产权战略，所以，知识产权风险的防范和应对是个很复杂的工程。甚至单就研发阶段而言，也可以分门别类地整理出诸多需要防范和控制的知识产权风险。笔者在此仅呼应上文实例中所揭示的三类知识产权风险，并在此基础上提出可资借鉴的应对措施和防范建议。
(一)通过仔细的知识产权检索分析排除研发的风险
研发方向的选择和确定至关重要，企业在决心围绕某一技术领域开展技术研发活动前，应当通过地毯式的专利检索以识别出竞争对手围绕此领域已经申请或正在申请的专利，一方面可以借此关注竞争对手的研发现状和趋势，另一方面可以有效避开竞争对手已布局的专利的技术雷区，从而另辟蹊径，围绕新的领域进行探索和研发，避免无效性地重复研发。当然在此过程中，如果企业发现竞争对手已布局的专利严重阻碍其研发活动，不可避免地要使用到竞争对手的专利技术，那么企业应当在专业人员的帮助下，仔细分析该专利技术。如果该专利技术不符合《专利法》所规定的专利授权条件，就积极向国家知识产权局专利复审委请求宣告专利无效;当然，如果该专利足够稳定，那么企业就不得不向竞争对手通过谈判的方式得到实施该专利的许可。
在确定研发方向并实质性开展研发活动后，企业也应当关注自己研发成果的知识产权保护，并根据研发成果的特点选择适宜的知识产权种类予以保护。如果技术具有较强的价值和较大的开发难度，难以为行业内竞争对手所攻克，建议采用商业秘密的方式予以保护，相反，如果技术壁垒并不高，行业内其他竞争对手在一定时间内亦可以研发出该类成果，则考虑用专利技术来保护。通过先行向国家知识产权局申请专利的方式占领该技术领域，即便竞争对手开发出该类成果，也不能使用该专有技术。此外，企业在申请专利的过程中，要注意全面准备申请材料、及时缴费，以妥善地完成专利申请工作。当然，如果企业的目标市场包括其他国家或地区，则应当将适合申请专利的研发成果尽快在目标市场所在国家申请专利，以防止产品在进入目标国家市场时，遭遇到该国家专利权人控告侵权的威胁。
为直观地把控研发阶段的专利风险，下表总结了常见的风险及其应对措施：
研发阶段除防范专利和商业秘密的风险外，还涉及著作权和商标的相应风险排除。同一研发成果有时需要使用不同的知识产权类型来交叉保护，如计算机软件的保护就可能同时涉及方法专利和著作权，在申请专利后，还应尽早就软件本身提交著作权登记，以证明开发完成的时间和推定企业就源代码享有著作权。此外，对于商标，为防止其后在推广研发产品时使用与他人相同或近似的商标，首先围绕商标也应该从事一轮检索，以识别出冲突的在先注册商标。如果企业在研发起初就已确定研发产品拟使用的商标，应当尽快就该商标提请注册，以防他人抢注或在先注册。如果企业执意想使用他人已注册的在先商标，可通过收购该商标、请求商标权人许可、与商标权人合作共同推广产品等方式实现目的，甚至在极端情形下，也可通过对该商标向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的请求，或者向国家商标局以“连续三年不使用”为由撤销该商标，从而消除他人在先注册的障碍。
(二)通过签订协议的控制方式防止离职员工带走企业的研发成果
大量的离职员工带走企业研发成果的实际案例倒逼企业在员工入职之初直到离职，都要防范员工带走企业的研发成果，具体可体现在以下方面：第一，在与员工签订《聘用合同》时，需将员工在完成工作任务或履行本职工作过程中所创造的知识产权权属做出约定，即明确约定其工作成果归属于企业;第二，在入职期间不断对员工展开培训，让其了解企业的保密政策、知识产权归属原则以及所采取的相应保密措施等，让员工始终知悉企业要求员工负有保密义务的范围，更谨慎的企业甚至将员工遵守企业的保密政策情况纳入员工绩效考核的考量因素，督促其遵守公司的规定;第三，对企业的商业秘密采取按需知密的政策，界定不同层次的员工需要知悉的商业秘密种类和内容，采取相应技术措施和权限设置进一步巩固这一政策;第四，通过与员工签订《保密协议》的方式要求员工即便是在离职后，也应当遵守企业的政策，对其在工作期间知悉的商业秘密负有保密义务，并可通过签订《竞业禁止协议》的方式在一定时限和地域范围内限制离职员工前往竞争对手处工作，进一步避免企业商业秘密的泄露。
值得一提的是，即便是离职员工泄露前雇主商业秘密的实例时有发生，但《保密协议》和《竞业禁止协议》在实践中发挥了相对令人满意的效果，其组合使用的方式也在为越来越多的企业所采纳和实行。须提及的是，根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称“《劳动合同法》”)的规定，与离职员工签订《竞业禁止协议》后，应当对离职员工进行经济补偿，以弥补其不能在本专业领域内工作的损失。对此，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(四)》第六条规定：“当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制，但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务，要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济补偿的，人民法院应予支持。前款规定的月平均工资的30%低于劳动合同履行地最低工资标准的，按照劳动合同履行地最低工资标准支付。”此外，根据《劳动合同法》的规定，竞业禁止协议的限制期限不得超过两年。
(三)与合作伙伴对研发成果的归属做出明确的书面约定，并在履约过程中审慎地维护自己的权利
如前文所述，合作研发过程中就研发成果的归属产生争议的实例比比皆是，这就要求企业在开展研发活动之初，就与合作伙伴通过书面约定的方式对研发成果的归属做出安排。在设计研发成果归属条款时，须考虑到在争议发生后，双方往往怠于继续履行合同，甚至会解除或终止合同，因此必须将合同解除、终止或因其他原因失效时，研发成果归属条款是否继续有效的问题一并做出约定。与保密条款在合同解除或终止后继续有效一样，司法实践中法院也会承认双方做出的合同终止或解除后权属条款继续有效的约定。在复杂的合作研发过程中，可能会在主合同之外，另行签订补充协议，或者单就某项开发出的成果单独做出约定，此时一定要注意主合同与补充协议或单独约定的权属条款之间是否抵触的问题，以免在解释上产生歧义。此外，企业在履约过程中，一定要重视采取合理的保密措施对合作方在合作研发过程中知悉的商业秘密进行保护，以免在其后的纠纷中被对方质疑没有采取保密措施等。
合作研发过程中尤值一提的是，合作双方有时会约定对合作开发的成果共同享有权利，而这也是最易产生争议之处。大部分合作双方在做出共同享有权利的约定后，往往不会对行使权利的方式做出详细规定，导致在其后利用合作研发成果的过程中各执一词。根据《著作权法》和《专利法》的相关规定，著作权或专利权为共有的，任一共有方均有权就合作作品或共有专利对外许可，许可所产生的收益应在共有人之间分配，但不得未经共有人同意擅自转让。
尤其是《著作权法》与《专利法》不同，《专利法》将共有人对外许可的方式限制为普通许可，但《著作权法》并未做出同样的限定，因而可能会导致一方共有人将合作作品对外独占许可后，另一方共有人丧失对外许可权利的情形，这在司法实践中已有体现。因此，在涉及合作研发成果由合作双方共有时，企业应就共有权的行使方式做出约定，并在合作方违约时，寻求合同法上的救济。
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